16 октября 2017

Может ли обладатель исключительных прав на товарный знак передать их кому-то в управление?

Вопрос 

Обладатель исключительных прав на товарный знак может передать кому-то (ИП) свои права в управление? Может ли управляющий (если такой возможен) заключить договор коммерческой концессии с третьими лицами?

Ответ 

Правообладатель исключительного права на товарный знак вправе передать по договору доверительного управления исключительные права на товарный знак.

Доверительный управляющий вправе заключать договоры с третьими лицами, если соответствующие полномочия предусмотрены в договоре доверительного управления. Заключение доверительным управляющим договора коммерческой концессии возможно лишь в случае, если осуществляется передача комплекса исключительных прав, которые ранее были переданы в доверительное управление.

Обоснование 

Исходя из установленного статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) принципа свободы договора, следует, что стороны вправе заключить, договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Так, в силу положений статьи 1012 ГК РФ установлено, что по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

При этом объектами доверительного управления в силу прямого указания в статье 1013 ГК РФ могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.

В силу норм статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Соответственно, в доверительное управление могут быть переданы исключительные права на товарный знак. Указанный вывод также подтверждается материалами судебной практики (См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2016 N С01-258/2016 по делу N А27-11789/2015, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2015 N 13АП-27925/2014 по делу N А21-2347/2014)

Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом (статья 1012 ГК РФ).

Таким образом, в договоре доверительного управления исключительными правами на товарный знак стороны вправе самостоятельно определить объем полномочий доверительного управляющего, а также границы его деятельности. Соответственно, доверительный управляющий вправе заключать договор коммерческой концессии, если договором доверительного управления не установлены ограничения по соответствующим полномочия.

Дополнительно обращаем внимание, что правовая природа договора коммерческой концессии предполагает передачу комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, включая право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (статья 1027 ГК РФ).

При таких обстоятельствах, поскольку в рамках рассматриваемой правовой ситуации речь идет исключительно о правах на товарный знак, полагаем целесообразным отметить, что в данном случае доверительный управляющий вправе заключить лицензионный договор на использование товарного знака на основании полномочий, установленных в договоре доверительного управления, в виду отсутствия комплекса передаваемых исключительных прав, что является существенным условием договора коммерческой концессии.

На вопрос отвечала:

В.Н. Шамрей, 

консультант ИПЦ «Консультант+Аскон»

Юристу
Заказать документы из обоснования
Мне полезно 0

Офис

+7(812) 703-3834

Горячая линия

(812) 644-5535

Давайте дружить!